A caducidade é uma das formas previstas na Lei de Propriedade Industrial (LPI) para o cancelamento do registro se o titular não comprovar o uso da marca. Registros concedidos há mais de 5 (cinco) anos estão sujeitos a caducidade, que pode ser requerida por qualquer pessoa com legítimo interesse. O titular do registro terá que comprovar que o uso da marca foi iniciado e/ou que não foi interrompido nos últimos 5 (cinco). Pode-se também justificar o desuso da marca por razões legítimas.

A extensa atualização detalha os critérios de análise e os documentos que serão aceitos como prova de uso no processo caducidade para melhor orientação do examinador e as partes. Dentre as melhorias trazidas ao processo de caducidade por essa atualização foram:

1. Legítimo interesse
Já vigorava a regra de que a justificativa do legítimo interesse deveria ser feita pelo requerente da caducidade. A nova atualização deixou claro que a verificação do legítimo interesse do requerente da petição de caducidade será realizada pelo examinador responsável pela análise da petição de caducidade.

2. Período de investigação da caducidade
Segundo a atualização, o titular do registro está desobrigado a fazer prova de uso no intervalo de tempo contido nos primeiros 5 (cinco) anos da concessão – ainda não sujeitos a caducidade.

3. Investigação e comprovação de uso efetivo da marca
O uso da marca deve ser:

• compatível com sua função essencial de identificar a origem de um produto ou serviço, distinguindo-os dos demais.
• público e efetivo, em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca foi registrada. O uso na esfera privada, ou apenas uso interno da marca não será considerado apto a afastar a caducidade.
• relacionado a produtos ou serviços que são oferecidos ao público consumidor. A preparação para o uso – desenvolvimento de rótulos, embalagens, criação de identidade visual – caracteriza uso interno.
• A marca não precisa chegar ao consumidor final. Considera-se público o uso feito em transações intermediárias que levem o produto ou serviço aos consumidores (distribuição).
• Apesar de não haver requisito mínimo quanto à quantidade de uso, o número de documentos deve ser consistente com as características do produto ou serviço no respectivo mercado.
• O uso da marca por pelo menos um dos cotitulares afasta a caducidade para todos.           

4. Meios de prova
Para serem aceitas como documentos comprobatórios de uso de marca na caducidade, as provas devem:

• Ser emitidas pelo titular do registro ou licenciado, mediante comprovação do licenciamento ou autorização de uso;
• Estar com data dentro do período de investigação;
• Fazer referência à marca conforme concedida ou com alterações mínimas que não modifiquem seu caráter distintivo original; e
• Demonstrar a marca concedida assinalando os produtos ou serviços identificados no certificado de registro.

5. Desuso por razões legítimas
O INPI considerará como razões legítimas para justificar a falta de uso – e, assim afastar a caducidade – os casos de força maior e circunstâncias alheias à vontade do titular, imprevisíveis e incontroláveis, como por exemplo a suspensão de importação de insumos por decisão governamental, a existência de Ação Judicial de Nulidade de Registro ou de Processo Administrativo de Nulidade.

Se o registro estiver em cotitularidade, todos os cotitulares deverão justificar o desuso por razões legítimas.

A atualização da Nota Técnica representa um avanço na análise dos requerimentos de caducidade, conferindo maior transparência ao processo de análise e permitindo ao titular do registro maior clareza quanto ao que se espera em termos de documentação.

Essa atualização mostra um avanço em relação ao procedimento anterior, em que um único documento poderia ser aceito para afastar a caducidade. O titular do registro deverá ser mais cuidadoso com o uso de marcas cujos registros foram concedidos há mais de 5 (cinco) anos. Caso sofra processo de caducidade, deverá apresentar prova robusta de uso público e efetivo no período de investigação para que não perca seu registro.

A caducidade é uma estratégia amplamente utilizada para o cancelamento de registros antigos que estão impedindo o registro de novas marcas. Caso encontre dificuldade no registro de sua marca por registro anterior de terceiro, ou caso seu registro sofra caducidade, nossa equipe está pronta para auxiliar com o tema através do e-mail mail@kasznarleonardos.com.